被訴侵害馳名商標(biāo)，從使用方式切入，成功認(rèn)定不侵權(quán)的裁判邏輯

在多年的商標(biāo)侵權(quán)糾紛執(zhí)業(yè)生涯中，我處理過(guò)無(wú)數(shù)起疑難復(fù)雜案件，其中最具代表性、也最能體現(xiàn)“細(xì)節(jié)定成敗”的，當(dāng)屬這起被訴侵害馳名商標(biāo)卻最終被認(rèn)定不侵權(quán)的案件。不同于常見的“侵權(quán)方被動(dòng)應(yīng)訴、尋求減損”的思路，本案的核心突破點(diǎn)，在于我們跳出“是否近似”的常規(guī)抗辯，從“使用方式的合法性、合理性”切入，拆解原告馳名商標(biāo)的保護(hù)邊界，最終說(shuō)服法院認(rèn)定我方當(dāng)事人的使用行為不構(gòu)成侵權(quán)，為同類案件的抗辯提供了可借鑒的實(shí)操思路。

作為常年深耕商標(biāo)侵權(quán)領(lǐng)域的律師，我始終認(rèn)為，馳名商標(biāo)的保護(hù)不是“無(wú)限擴(kuò)張”，精準(zhǔn)把握其保護(hù)邊界、結(jié)合案件具體事實(shí)拆解抗辯邏輯，才是這類案件勝訴的關(guān)鍵，這也是我愿意把這個(gè)案例分享出來(lái)的核心原因——希望能給同行、給有類似困擾的企業(yè)，提供一些實(shí)操層面的參考，避免陷入“被訴馳名商標(biāo)侵權(quán)就必輸”的誤區(qū)。

案件介紹

先簡(jiǎn)單梳理一下本案的基本事實(shí)，避免過(guò)于晦澀的法律表述，讓大家能清晰了解案件全貌。我方當(dāng)事人是一家深耕機(jī)械設(shè)備配件生產(chǎn)的中小企業(yè)，主營(yíng)軸承、齒輪等零部件，在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)多年，有穩(wěn)定的客戶群體和自身的品牌口碑。2022年初，我方當(dāng)事人突然收到法院傳票，原告系國(guó)內(nèi)某知名機(jī)械設(shè)備集團(tuán)，其持有的第XXXXXXX號(hào)“XX”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“原告馳名商標(biāo)”）已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)，核定使用商品為第7類“機(jī)械設(shè)備、機(jī)床”等。原告主張，我方當(dāng)事人在其生產(chǎn)的軸承產(chǎn)品外包裝、產(chǎn)品說(shuō)明書及官網(wǎng)宣傳中，使用了“XX配件”字樣，該使用行為與原告馳名商標(biāo)構(gòu)成近似，且借助原告馳名商標(biāo)的知名度攀附商譽(yù)，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，要求我方當(dāng)事人立即停止侵權(quán)行為，并賠償經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元。

接受被告（被控侵權(quán)方）委托

接手案件后，我第一時(shí)間組織團(tuán)隊(duì)梳理案件材料，逐一對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求、證據(jù)材料進(jìn)行拆解，同時(shí)深入了解我方當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)模式、標(biāo)識(shí)使用習(xí)慣和行業(yè)慣例。說(shuō)實(shí)話，初期看到原告的證據(jù)時(shí)，我也感受到了不小的壓力——原告的馳名商標(biāo)在機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域確實(shí)具有極高的知名度，相關(guān)公眾認(rèn)知度很高，而我方當(dāng)事人使用的“XX配件”字樣，確實(shí)包含了原告馳名商標(biāo)的核心文字，從表面上看，似乎很容易被認(rèn)定為近似侵權(quán)。但多年的辦案經(jīng)驗(yàn)告訴我，商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定，從來(lái)不是“文字近似就等于侵權(quán)”，關(guān)鍵在于“使用方式是否具有正當(dāng)性”“是否會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆”，尤其是針對(duì)馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)或同類保護(hù)，更要精準(zhǔn)區(qū)分“合理使用”與“侵權(quán)使用”的邊界，這也是本案抗辯的核心突破口。

在閱卷和走訪調(diào)研的過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)關(guān)鍵細(xì)節(jié)，這些細(xì)節(jié)最終成為了勝訴的核心支撐，也是我想重點(diǎn)和大家分享的——很多時(shí)候，商標(biāo)侵權(quán)案件的勝負(fù)，就藏在這些容易被忽略的細(xì)節(jié)里。

第一，我方當(dāng)事人使用“XX配件”的核心目的，是為了說(shuō)明產(chǎn)品的用途，而非作為商標(biāo)使用。我方當(dāng)事人生產(chǎn)的軸承，確實(shí)是原告馳名商標(biāo)所指向的機(jī)械設(shè)備的配套零部件，使用“XX配件”字樣，是為了清晰告知客戶“該產(chǎn)品可適配XX品牌的機(jī)械設(shè)備”，屬于行業(yè)內(nèi)常見的“說(shuō)明性使用”，而非用于區(qū)分產(chǎn)品來(lái)源的商標(biāo)性使用。比如，在汽車配件行業(yè)，“奔馳配件”“寶馬配件”的表述，本質(zhì)上是說(shuō)明產(chǎn)品的適配對(duì)象，而非作為自身商標(biāo)使用，這一點(diǎn)在司法實(shí)踐中，也被普遍認(rèn)可為合理使用的范疇。

第二，我方當(dāng)事人的使用方式，從未突出使用“XX”字樣，也未刻意攀附原告馳名商標(biāo)的商譽(yù)。通過(guò)比對(duì)我方當(dāng)事人的產(chǎn)品外包裝、說(shuō)明書及官網(wǎng)宣傳材料可以發(fā)現(xiàn)，“XX配件”字樣均以較小字體標(biāo)注在產(chǎn)品用途說(shuō)明處，未單獨(dú)突出使用，也未與我方當(dāng)事人自身的商標(biāo)割裂使用——我方當(dāng)事人有自己的核心商標(biāo)“XXX”，在所有產(chǎn)品和宣傳材料中，均顯著突出了自身商標(biāo)，“XX配件”僅作為輔助說(shuō)明，且標(biāo)注位置、字體大小均明顯區(qū)別于自身商標(biāo)，不會(huì)讓相關(guān)公眾誤以為我方當(dāng)事人的產(chǎn)品與原告存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。反觀原告提交的證據(jù)，其未能舉證證明相關(guān)公眾因我方當(dāng)事人的使用行為產(chǎn)生了混淆誤認(rèn)，也未能舉證證明我方當(dāng)事人有攀附其馳名商標(biāo)知名度的主觀故意。這一點(diǎn)至關(guān)重要，因?yàn)樯虡?biāo)侵權(quán)的認(rèn)定，不僅要求客觀上存在近似標(biāo)識(shí)的使用，還要求主觀上有侵權(quán)故意，客觀上有混淆可能性，二者缺一不可。

第三，原告馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，不能無(wú)限擴(kuò)張到“配件”領(lǐng)域。結(jié)合原告馳名商標(biāo)的核定使用商品、實(shí)際使用場(chǎng)景以及行業(yè)特點(diǎn)，我們發(fā)現(xiàn)，原告的馳名商標(biāo)主要用于完整的機(jī)械設(shè)備，而非機(jī)械設(shè)備配件，其在配件領(lǐng)域的知名度和影響力，遠(yuǎn)不及在完整機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域的知名度。根據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)與其知名度相適應(yīng)，不能脫離其實(shí)際使用的商品和服務(wù)范圍，無(wú)限擴(kuò)大保護(hù)邊界。我方當(dāng)事人使用“XX配件”字樣，針對(duì)的是配件產(chǎn)品，與原告馳名商標(biāo)主要使用的完整機(jī)械設(shè)備，雖同屬第7類，但屬于不同的商品細(xì)分領(lǐng)域，且我方當(dāng)事人的使用方式是說(shuō)明性使用，并未侵入原告馳名商標(biāo)的核心保護(hù)范圍，也未損害原告的商標(biāo)權(quán)益。

制定辯護(hù)策略

基于以上核心細(xì)節(jié)，我們制定了“以使用方式的正當(dāng)性為核心，結(jié)合馳名商標(biāo)保護(hù)邊界、混淆可能性”的抗辯思路，在庭審中重點(diǎn)闡述了三點(diǎn)抗辯意見，這也是本案的核心裁判邏輯，在這里和大家詳細(xì)拆解，希望能給同行提供一些參考。

首先，我方當(dāng)事人使用“XX配件”字樣，屬于合理的說(shuō)明性使用，不構(gòu)成商標(biāo)性使用。商標(biāo)的核心功能是區(qū)分產(chǎn)品來(lái)源，而我方當(dāng)事人的使用行為，本質(zhì)上是為了說(shuō)明產(chǎn)品的適配對(duì)象，方便客戶識(shí)別產(chǎn)品用途，未將“XX”字樣作為區(qū)分自身產(chǎn)品來(lái)源的標(biāo)識(shí)使用，不符合商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件——商標(biāo)侵權(quán)的前提是“商標(biāo)性使用”，若不存在商標(biāo)性使用，自然談不上侵權(quán)。這一點(diǎn)，也是我們對(duì)抗原告全部訴訟請(qǐng)求的基礎(chǔ)，畢竟，脫離了“商標(biāo)性使用”，再談“近似”“混淆”，都沒(méi)有法律依據(jù)。

其次，我方當(dāng)事人的使用行為，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)。結(jié)合相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣、行業(yè)慣例，以及我方當(dāng)事人的使用方式來(lái)看，相關(guān)公眾在購(gòu)買機(jī)械設(shè)備配件時(shí)，更關(guān)注配件的品牌、質(zhì)量和適配性，我方當(dāng)事人顯著突出自身商標(biāo)，“XX配件”僅作為輔助說(shuō)明，不會(huì)讓相關(guān)公眾誤以為我方當(dāng)事人的產(chǎn)品與原告存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。同時(shí)，我們提交了我方當(dāng)事人多年的經(jīng)營(yíng)記錄、客戶證言、行業(yè)協(xié)會(huì)證明等證據(jù)，證明我方當(dāng)事人在行業(yè)內(nèi)有自身的品牌影響力，客戶群體對(duì)其自身商標(biāo)有明確的認(rèn)知，不存在因“XX配件”字樣而混淆產(chǎn)品來(lái)源的情況。反觀原告，其未能提交任何證據(jù)證明相關(guān)公眾產(chǎn)生了混淆誤認(rèn)，也未能提交證據(jù)證明我方當(dāng)事人的使用行為損害了其商標(biāo)權(quán)益，其主張的“混淆可能性”，僅僅是基于文字近似的主觀推斷，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。

最后，原告主張的馳名商標(biāo)保護(hù)，不應(yīng)無(wú)限擴(kuò)張，其保護(hù)范圍應(yīng)與其知名度相適應(yīng)。原告的馳名商標(biāo)之所以被認(rèn)定為馳名，核心是基于其在完整機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域的使用和宣傳，其在配件領(lǐng)域并未進(jìn)行大規(guī)模的使用和推廣，也沒(méi)有形成相應(yīng)的知名度和影響力，因此，其馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，不應(yīng)延伸到配件領(lǐng)域，更不能禁止我方當(dāng)事人基于說(shuō)明產(chǎn)品用途而進(jìn)行的合理使用。在這里，我想特別提醒一下同行和企業(yè)：馳名商標(biāo)的“跨類保護(hù)”，不是“全類保護(hù)”，也不是“無(wú)限保護(hù)”，其保護(hù)范圍的大小，取決于其知名度的高低和實(shí)際使用的商品、服務(wù)范圍，脫離了這一前提，主張馳名商標(biāo)保護(hù)，很難得到法院的支持。這也是很多企業(yè)在面對(duì)馳名商標(biāo)侵權(quán)指控時(shí)，容易忽略的一點(diǎn)——不是對(duì)方是馳名商標(biāo)，就一定能認(rèn)定侵權(quán)，關(guān)鍵在于對(duì)方的馳名商標(biāo)保護(hù)范圍，是否覆蓋了自身的使用領(lǐng)域。

原、被告雙方庭審交鋒

庭審過(guò)程中，我們圍繞上述抗辯思路，逐一回應(yīng)了原告的訴訟請(qǐng)求，提交了完整的證據(jù)鏈，包括我方當(dāng)事人的商標(biāo)注冊(cè)證、產(chǎn)品宣傳材料、經(jīng)營(yíng)記錄、客戶證言、行業(yè)協(xié)會(huì)證明，以及原告馳名商標(biāo)的使用情況、知名度證據(jù)等，同時(shí)結(jié)合《商標(biāo)法》第十一條、第五十九條等相關(guān)法律規(guī)定，詳細(xì)闡述了我方當(dāng)事人使用行為的正當(dāng)性和合法性，反駁了原告的全部訴訟主張。庭審結(jié)束后，我們又多次與法官溝通，結(jié)合案件事實(shí)和法律規(guī)定，進(jìn)一步明確本案的核心爭(zhēng)議焦點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)“說(shuō)明性使用”與“商標(biāo)性使用”的區(qū)別，以及馳名商標(biāo)保護(hù)邊界的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)取法官的理解和支持。

判決結(jié)果（被告不構(gòu)成侵權(quán)，駁回原告全部訴求）

最終，法院經(jīng)審理認(rèn)為，我方當(dāng)事人使用“XX配件”字樣，系用于說(shuō)明產(chǎn)品的適配對(duì)象，屬于合理的說(shuō)明性使用，不構(gòu)成商標(biāo)性使用；同時(shí)，該使用行為未突出使用原告馳名商標(biāo)的核心文字，未刻意攀附原告的商譽(yù)，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，且原告的馳名商標(biāo)保護(hù)范圍不應(yīng)延伸到配件領(lǐng)域，因此，判決駁回原告的全部訴訟請(qǐng)求，認(rèn)定我方當(dāng)事人不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

案件總結(jié)

結(jié)合本案的辦理過(guò)程，我想分享幾點(diǎn)執(zhí)業(yè)感悟，也算是給同行和有類似困擾的企業(yè)提個(gè)醒。作為商標(biāo)侵權(quán)糾紛律師，我們?cè)谔幚磉@類案件時(shí)，不能陷入“文字近似就等于侵權(quán)”的誤區(qū)，更不能被“馳名商標(biāo)”的名頭嚇倒，而是要沉下心來(lái)，深入梳理案件事實(shí)，挖掘案件細(xì)節(jié)，找到最核心的抗辯點(diǎn)。很多時(shí)候，看似“必輸”的案件，只要找對(duì)思路，抓住細(xì)節(jié)，就能實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)——就像本案，我們沒(méi)有糾結(jié)于“標(biāo)識(shí)是否近似”，而是從“使用方式”切入，精準(zhǔn)區(qū)分“合理使用”與“侵權(quán)使用”，最終實(shí)現(xiàn)勝訴。

對(duì)于企業(yè)而言，在日常經(jīng)營(yíng)中，使用他人馳名商標(biāo)相關(guān)的文字時(shí)，一定要注意使用方式的正當(dāng)性，避免構(gòu)成商標(biāo)性使用，同時(shí)要突出自身商標(biāo)，避免讓相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)；如果不慎被訴侵害馳名商標(biāo)，不要盲目恐慌，要及時(shí)委托專業(yè)的商標(biāo)侵權(quán)律師，梳理自身的使用行為，收集相關(guān)證據(jù)，找到抗辯的核心突破口，維護(hù)自身的合法權(quán)益。而對(duì)于同行而言，在辦理這類案件時(shí)，要始終堅(jiān)持“以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩”，既要尊重馳名商標(biāo)的保護(hù)，也要堅(jiān)守合理使用的邊界，不能盲目夸大馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，更不能忽視案件的具體事實(shí)，只有這樣，才能做出專業(yè)、精準(zhǔn)的判斷，實(shí)現(xiàn)當(dāng)事人的勝訴目標(biāo)。

本案的勝訴，不僅維護(hù)了我方當(dāng)事人的合法權(quán)益，也為同類被訴侵害馳名商標(biāo)的案件，提供了一種可借鑒的抗辯思路——即從“使用方式”切入，主張合理使用，拆解馳名商標(biāo)的保護(hù)邊界，否定商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成要件。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)日益加強(qiáng)的今天，馳名商標(biāo)的保護(hù)備受關(guān)注，但這并不意味著馳名商標(biāo)可以“無(wú)限擴(kuò)張”，合理使用的邊界，依然是商標(biāo)法所保護(hù)的重點(diǎn)。希望通過(guò)這個(gè)案例的分享，能給同行、給企業(yè)帶來(lái)一些啟發(fā)，也希望更多的人能了解商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范自身的商標(biāo)使用行為，減少商標(biāo)侵權(quán)糾紛的發(fā)生。后續(xù)，我也會(huì)持續(xù)分享更多商標(biāo)侵權(quán)糾紛的成功案例和執(zhí)業(yè)感悟，與大家共同交流、共同進(jìn)步。

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本文作者

林智敏律師是廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所合伙人，系深耕知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛領(lǐng)域的資深律師，專注商標(biāo)侵權(quán)案件代理，尤其擅長(zhǎng)馳名商標(biāo)侵權(quán)抗辯、商標(biāo)合理使用認(rèn)定等疑難復(fù)雜案件，累計(jì)代理各類商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件數(shù)百起，無(wú)論是代理被侵權(quán)方維權(quán)索賠，還是為被訴侵權(quán)方爭(zhēng)取不侵權(quán)認(rèn)定、減少賠償，均擁有極高勝訴率，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)深厚。

林智敏律師兼具扎實(shí)的商標(biāo)法理論功底與精準(zhǔn)的案件拆解能力，擅長(zhǎng)從細(xì)節(jié)切入挖掘抗辯突破口，精準(zhǔn)把握馳名商標(biāo)保護(hù)邊界，曾成功代理多起類似本案的馳名商標(biāo)侵權(quán)抗辯案件，助力當(dāng)事人免除侵權(quán)責(zé)任、維護(hù)合法權(quán)益。作為業(yè)內(nèi)知名商標(biāo)侵權(quán)糾紛專家，林智敏律師始終以專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)態(tài)度處理每一起案件，注重實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與分享，其代理思路與裁判邏輯解讀，深受同行及企業(yè)認(rèn)可，為同類商標(biāo)侵權(quán)案件的代理提供了重要參考。