復審維持駁回后的策略抉擇：行政訴訟的價值與機會

一、引 言

在中國專利申請實踐中，申請流程包括提交申請、初審、實質審查、駁回/授權、復審等環(huán)節(jié)。根據《中華人民共和國專利法》第四十一條第一款的規(guī)定，當申請被駁回后，申請人可自收到駁回通知之日起三個月內請求復審。
然而，復審并不必然成功，若復審決定維持駁回，申請人通常面臨兩個選擇，即向法院提起行政訴訟，或者直接提交分案申請。本文重點分析在復審維持駁回后，為什么對于重要發(fā)明或系列發(fā)明創(chuàng)造，建議優(yōu)先選擇行政訴訟。

二、法律依據及程序特點

1. 復審維持駁回后的救濟途徑

根據《中華人民共和國專利法》第四十一條第二款的規(guī)定，專利申請人對國務院專利行政部門的復審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。
這意味著，申請人在復審維持駁回之后，如果認為審查員在法律適用、事實認定或審查標準上存在問題，可以依法向有管轄權的北京市知識產權法院提起行政訴訟。
2. 行政訴訟的特點
1)訴訟主體與管轄

原告：專利申請人（個人、法人或其他組織）。
被告：國家知識產權局。
管轄法院：北京知識產權法院，其對全國的專利授權確權第一審行政案件具有專屬管轄
2)訴訟時限
原告必須在收到復審決定書之日起三個月內向北京知識產權法院提起訴，逾期則失去訴訟權利，駁回決定將自動生效。
3)審查范圍與標準

行政訴訟不是對專利申請重新審查，而是對復審維持駁回決定的合法性和合理性進行司法審查。法院會主要關注：
a)事實認定是否準確；
b)法律適用是否正確；
c)程序是否合法。
有時候，法院在創(chuàng)造性判斷方面采用的標準與國家知識產權局相似，但通常會更詳細分析“技術啟示”“技術效果”“突出的實質性特點”等是否成立，這為申請人提供了翻盤機會。

三、行政訴訟的價值分析

1.延長分案時限與優(yōu)化條件

行政訴訟期間，申請人可在二審判決作出前隨時提出分案申請,這通常會給申請人帶來額外的1-2年的時間考慮分案申請的技術方案，而如果復審后直接提交分案則須在三個月內完成。
通過行政訴訟可以優(yōu)先延長分案時限，而延長時限有利于復雜技術的權利要求修改、先行市場調研、競爭技術方案分析等。
在行政訴訟期間，雖然不能對權利要求進行修改，但是分案仍可修改權利要求，效果與復審后直接分案相同，但專利申請人理論上準備更充分。
2.對重要發(fā)明的保護作用

對于具有高商業(yè)價值或核心技術意義的發(fā)明創(chuàng)造，一旦放棄行政訴訟，就意味著駁回決定生效，申請程序終止。這會導致相應技術方案無法獲得授權保護，市場競爭中處于劣勢，在海外申請布局中可能產生不利影響。
通過行政訴訟，可以爭取法院對創(chuàng)造性、公開性、支持性等審查標準進行獨立判斷。近年來，北京知識產權法院在個別案件中推翻了復審維持駁回的決定，使申請人獲得重新審理的機會。
3.審查標準的再平衡

行政訴訟提供了一個“第三方”視角——法院的司法審查，可以糾正審查中可能存在的對事實或法律的過嚴、過寬解釋。例如：創(chuàng)造性判斷中過度將現有技術組合視為顯而易見，對說明書公開程度的要求超出《中華人民共和國專利法實施細則》的相關規(guī)定，在支持性判斷中未充分考慮說明書實施例與權利要求的對應關系。這些認定標準的再平衡，對于化學材料類、生物醫(yī)藥類專利申請的影響尤為突出。
4.增強談判與商業(yè)競爭優(yōu)勢

即使最終未獲法院支持，訴訟過程本身可以延長申請生命周期，為企業(yè)提供時間窗口去優(yōu)化技術方案、調整市場策略或與競爭方進行談判。同時，訴訟記錄也是技術價值的外在體現，有助于在融資、許可、合作等環(huán)節(jié)塑造創(chuàng)新形象。

四、行政訴訟的機會分析

1. 什么樣的情形適合提起行政訴訟

提起行政訴訟，往往意味著代理人要投入更多的精力去分析復審決定、思考對策和方案，從而產生更多的代理費和律師費。因此，并不建議對任何復審決定和專利申請都提起行政訴訟。筆者認為，如果涉案專利申請符合下述情形，則可以考慮通過行政訴訟去爭取有利結果。
a)標桿性或原創(chuàng)性技術，這類技術往往涉及公司核心業(yè)務的關鍵技術，市場潛力巨大，此類技術的授權會給公司帶來豐厚的市場回報。
b)系列發(fā)明，即，同一技術體系下的多個申請，彼此關聯，任一授權與否會影響整體保護布局。
c)海外同步申請，即，在美國、歐洲、日本等地有對應申請或授權，中國的授權對全球權利策略有重要意義。
2.技術和法律論證的進一步深化

專利申請人通過多輪答復審查員意見以及復審，通常已經積累了相當的答辯思路、證據和/或參考資料。在行政訴訟階段，應當進一步強化復審階段已積累充分的證據（現有技術檢索、實驗數據、專家意見等），這是因為國家知識產權局和法院由于其性質的原因，在審理案件時的側重點會有所不同，法院對事實和證據的審查往往比復審階段更細致，尤其是在創(chuàng)造性與技術效果的證明方面。
3. 成本與收益

行政訴訟成本包括律師費、訴訟費和更多的時間投入。對于具有高價值的潛在技術方案，訴訟成本相對于潛在收益而言可以接受。因此，若專利授權后預期許可收入、市場優(yōu)勢顯著，訴訟是值得考慮的選項。

五、策略建議

1.行政訴訟優(yōu)先原則

對于重要技術、系列發(fā)明、海外布局相關案件，考慮優(yōu)先提起行政訴訟，以爭取法院的獨立判斷。此外，在訴訟期內并行考慮分案申請的權利要求內容，作為備用方案。
2.并行操作

利用二審判決前可提交分案申請的時間窗口，確保多個保護路徑同時展開。在行政訴訟中，根據具體案件情況，可以考慮補充技術論證、專家證言、實驗數據，提升法院認定創(chuàng)造性和技術效果的可能性。
3.時間管理

必須嚴守三個月起訴期限，避免喪失訴訟機會。分案申請須在法律規(guī)定的時限內完成。

六、結 語

復審維持駁回后決定是否提起行政訴訟，是專利申請布局策略中的關鍵節(jié)點。行政訴訟不僅是法律救濟手段，更是在核心技術保護、審查標準再平衡、商業(yè)競爭戰(zhàn)略中具有重要價值的機會。通過優(yōu)先訴訟并利用分案申請等并行策略，企業(yè)可以最大化技術保護的可能性，確保創(chuàng)新成果在國內外市場競爭中取得優(yōu)勢。
在專利制度日益成熟、司法審查越來越注重技術專業(yè)性的大背景下，理性的訴訟決策將成為企業(yè)知識產權管理的重要組成部分——尤其是當復審維持駁回時，這個決定往往決定了技術的未來命運。

作者簡介

姓名：許良瑞
職務：鑄成律師事務所 合伙人、律師、專利代理人
聯系方式：ryanxu@changtsi.com
+86 10 88369999
簡介：許良瑞律師是鑄成律師事務所合伙人，具有材料的技術背景，主要負責化學材料、機電等領域的專利訴訟、無效和行政訴訟，專利行政查處，跨國技術轉讓等工作。許良瑞律師先后在中國國家知識產權局、國內某頂尖律師事務所和某英國知名律師事務所聯營的中國訴訟團隊任職，有超過13年的相關工作經驗。

（原標題：復審維持駁回后的策略抉擇：行政訴訟的價值與機會）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

供稿：許良瑞 鑄成律師事務所

編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君