最高法院:侵害技術(shù)秘密原告可同案主張專利權(quán)權(quán)屬

最高法院:侵害技術(shù)秘密原告可同案主張專利權(quán)權(quán)屬

作者：唐青林 聶靚婧(北京云亭律師事務(wù)所*)

閱讀提示：

（一）侵害技術(shù)秘密之訴與專利權(quán)權(quán)屬之訴發(fā)生競合時(shí)，權(quán)利人面臨選擇困境：是分案起訴增加成本，還是合并起訴擔(dān)心被駁回？本案中，最高人民法院明確：基于同一事實(shí)或者裁判結(jié)果相互牽連的，兩訴適宜合并審理，有利于查清事實(shí)、避免裁判沖突。權(quán)利人完全可以一案解決。

（二）本案例為人民法院案例庫案例，根據(jù)《人民法院案例庫建設(shè)運(yùn)行工作規(guī)程》，各級人民法院審理案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)檢索人民法院案例庫，嚴(yán)格依照法律和司法解釋、規(guī)范性文件，并參考入庫類似案例作出裁判。

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裁判要旨

侵害技術(shù)秘密之訴與專利權(quán)權(quán)屬之訴系基于同一事實(shí)或者裁判結(jié)果相互牽連的，適宜在一個(gè)案件中合并審理。

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案情簡介

一、大連某公司向遼寧省大連市中級人民法院提起訴訟，請求法院判令：1.確認(rèn)大連某公司為涉案專利的專利權(quán)人；2.確認(rèn)何某、蘇州某公司侵犯了大連某公司的商業(yè)秘密；3.何某、蘇州某公司賠償大連某公司經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理開支共計(jì)5萬元。

二、大連某公司主張，何某在被其聘用從事技術(shù)與管理工作期間，作為第一發(fā)明人，蘇州某公司作為專利申請人申報(bào)了涉案專利的申請。涉案專利系何某在大連某公司工作期間做出的“職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造”，專利權(quán)應(yīng)歸大連某公司所有。同時(shí)，何某違反保密協(xié)議約定，向蘇州某公司披露及允許其使用大連某公司的技術(shù)秘密，蘇州某公司明知上述違法行為而獲取、使用及披露大連某公司的技術(shù)秘密，構(gòu)成共同侵權(quán)。

三、蘇州某公司、何某辯稱，專利權(quán)權(quán)屬糾紛和侵犯技術(shù)秘密糾紛屬于民事案由規(guī)定的兩個(gè)獨(dú)立的不同案由，不應(yīng)當(dāng)在一個(gè)案件中同時(shí)主張，大連某公司應(yīng)明確選擇一項(xiàng)案由。

四、遼寧省大連市中級人民法院一審認(rèn)為，大連某公司主張確認(rèn)專利權(quán)權(quán)屬和侵害技術(shù)秘密侵權(quán)責(zé)任，二者屬于兩個(gè)不同案由，不屬于同一法律關(guān)系，所涉及的被告主體亦不相同，不應(yīng)在本案中同時(shí)進(jìn)行主張。法院向大連某公司釋明后，該公司拒絕選擇、明確要處理的法律關(guān)系及對應(yīng)的訴訟請求，致使法律關(guān)系及被告不明確，不符合起訴條件。一審法院裁定駁回了大連某公司的起訴。

五、大連某公司不服，提起上訴。最高人民法院二審認(rèn)為，《民事案件案由規(guī)定》指出，同一訴訟中涉及兩個(gè)以上的法律關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)依當(dāng)事人訴爭的法律關(guān)系的性質(zhì)確定案由，均為訴爭法律關(guān)系的，則按訴爭的兩個(gè)以上法律關(guān)系確定并列的兩個(gè)案由。

因此，同一案件涉及兩個(gè)不同的法律關(guān)系并非人民法院駁回當(dāng)事人起訴的合法理由。最高人民法院作出二審裁定：撤銷原審裁定，指令一審法院審理本案。

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實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

在商業(yè)秘密法律服務(wù)領(lǐng)域，北京云亭律師事務(wù)所唐青林律師深耕近二十年，專注辦理各類重大、疑難、復(fù)雜商業(yè)秘密民事糾紛與侵犯商業(yè)秘密罪刑事案件，具備極為豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。理論研究方面，唐青林律師先后在中國法治出版社出版三部商業(yè)秘密專業(yè)著作：《商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)務(wù)精解與百案評析》《商業(yè)秘密百案評析與企業(yè)保密體系建設(shè)指南》《商業(yè)秘密案件裁判規(guī)則——全面梳理中國商業(yè)秘密案件司法裁判規(guī)則》，系統(tǒng)構(gòu)建商業(yè)秘密司法實(shí)務(wù)與理論體系。作為長期奮戰(zhàn)在一線的專業(yè)律師，其經(jīng)辦的多起案件具有標(biāo)桿意義，分別入選最高人民法院2023年度中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例、2015年最高人民檢察院“檢察機(jī)關(guān)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)十大典型案例”，以深厚理論功底與實(shí)戰(zhàn)業(yè)務(wù)能力，為企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)提供專業(yè)、可落地的法律解決方案。

前事不忘，后事之師。為幫公司保護(hù)商業(yè)秘密、幫技術(shù)人員不踩紅線，避免未來發(fā)生類似商業(yè)秘密訴訟，唐青林律師團(tuán)隊(duì)提出如下建議：

1．當(dāng)侵害技術(shù)秘密行為與專利權(quán)權(quán)屬爭議基于同一事實(shí)發(fā)生時(shí)，權(quán)利人完全可以在一個(gè)案件中同時(shí)主張兩項(xiàng)訴請。本案最高法明確，同一案件涉及兩個(gè)不同法律關(guān)系并非駁回起訴的合法理由。

2．立案時(shí)可采用并列案由。根據(jù)《民事案件案由規(guī)定》，同一訴訟涉及兩個(gè)以上法律關(guān)系的，可以按訴爭的兩個(gè)以上法律關(guān)系確定并列的兩個(gè)案由。權(quán)利人立案時(shí)應(yīng)直接寫明“侵害技術(shù)秘密及專利權(quán)權(quán)屬糾紛”，避免因案由選擇問題被法院要求分案起訴。

3．強(qiáng)調(diào)兩訴的事實(shí)關(guān)聯(lián)性。在起訴狀中，應(yīng)詳細(xì)闡述侵害技術(shù)秘密行為與專利權(quán)權(quán)屬爭議之間的內(nèi)在聯(lián)系，例如：員工在職期間竊取技術(shù)秘密，并以此為基礎(chǔ)申請專利，此時(shí)兩訴基于同一事實(shí)，合并審理有利于查明真相。

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本案裁判規(guī)則對法律實(shí)踐的指引意義

本案雖然只是一個(gè)程序性裁定，但其蘊(yùn)含的司法理念對司法實(shí)踐具有重要的指引意義：

1. 明確“程序簡化”的司法導(dǎo)向。 最高人民法院在本案中旗幟鮮明地指出，將基于同一事實(shí)的不同法律關(guān)系在同一訴訟中解決，有利于查清事實(shí)、明確責(zé)任、避免裁判沖突，有利于保護(hù)當(dāng)事人利益和實(shí)現(xiàn)訴訟經(jīng)濟(jì)。這一導(dǎo)向?yàn)楹罄m(xù)知識產(chǎn)權(quán)民事案件的合并審理提供了有力的裁判依據(jù)，推動(dòng)司法程序向更高效、更便民的方向發(fā)展。

2. 確立“并列案由”的適用規(guī)則。 本案明確援引《民事案件案由規(guī)定》中關(guān)于并列案由的規(guī)定，為權(quán)利人同時(shí)主張侵害技術(shù)秘密和專利權(quán)權(quán)屬提供了程序法上的支撐。這對于未來類似案件的立案審查具有重要指導(dǎo)意義，有助于統(tǒng)一各地法院對此類案件的立案標(biāo)準(zhǔn)，避免因程序問題導(dǎo)致權(quán)利人維權(quán)受阻。

3. 推動(dòng)知識產(chǎn)權(quán)糾紛的一體化解決。 侵害技術(shù)秘密與專利權(quán)權(quán)屬往往源于同一事實(shí)：員工竊取技術(shù)秘密并申請專利。如果分案處理，不僅增加當(dāng)事人訴累，還可能因不同法院對同一事實(shí)的認(rèn)定不一致而導(dǎo)致裁判沖突。本案確立的合并審理規(guī)則，為知識產(chǎn)權(quán)糾紛的一體化解決提供了司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為未來可能的相關(guān)司法解釋或立法修訂提供了實(shí)踐依據(jù)。

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相關(guān)法律規(guī)定

法律法規(guī)

《中華人民共和國民事訴訟法（2023修正）》

第一百二十二條起訴必須符合下列條件：

（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；

（二）有明確的被告；

（三）有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；

（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

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裁判理由

法院生效裁判認(rèn)為：《最高人民法院關(guān)于印發(fā)修改后的〈民事案件案由規(guī)定〉的通知》（法〔2011〕42號）指出，同一訴訟中涉及兩個(gè)以上的法律關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)依當(dāng)事人訴爭的法律關(guān)系的性質(zhì)確定案由，均為訴爭法律關(guān)系的，則按訴爭的兩個(gè)以上法律關(guān)系確定并列的兩個(gè)案由。因此，同一案件涉及兩個(gè)不同的法律關(guān)系并非人民法院駁回當(dāng)事人起訴的合法理由。而且，在特定情況下，將基于同一事實(shí)或者其他原因存在密切關(guān)系的不同法律關(guān)系在同一訴訟中解決，有利于查清案件事實(shí)、明確法律責(zé)任和避免裁判沖突，有利于保護(hù)當(dāng)事人利益和實(shí)現(xiàn)訴訟經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。考慮到本案中大連某公司起訴涉及的侵害技術(shù)秘密糾紛與專利權(quán)權(quán)屬糾紛在主要事實(shí)上的高度重疊以及裁判結(jié)果上的相互牽連，具有密切關(guān)系，本案宜將上述兩訴合并在一個(gè)案件中予以審理。

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案件來源

大連某公司訴何某、蘇州某公司侵害技術(shù)秘密及專利權(quán)權(quán)屬糾紛案[最高人民法院（2019）最高法知民終672號]

*此處北京云亭律師事務(wù)所，為作者完成文章寫作時(shí)所在工作單位。

原創(chuàng)聲明

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主編簡介

唐青林律師是中國人民大學(xué)法學(xué)院民商法專業(yè)法學(xué)碩士，具有超26年的法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在商業(yè)秘密法律服務(wù)領(lǐng)域，唐青林律師“身經(jīng)百戰(zhàn)”，為近百個(gè)疑難復(fù)雜訴訟案例和非訴訟項(xiàng)目提供過各種形式的法律服務(wù)，積累了大量訴訟經(jīng)驗(yàn)與勝訴案例，是國內(nèi)商業(yè)秘密領(lǐng)域活躍的知名律師。

唐青林律師多年來一直奮戰(zhàn)在商業(yè)秘密辦案第一線，特別注意總結(jié)辦案經(jīng)驗(yàn)、梳理商業(yè)秘密領(lǐng)域的重要知識。近年來，他在中國法治出版社出版了《商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)務(wù)精解與百案評析》（2008年）、《商業(yè)秘密百案評析與企業(yè)保密體系建設(shè)指南》（2013年）、《商業(yè)秘密案件裁判規(guī)則——全面梳理中國商業(yè)秘密案件司法裁判規(guī)則》（2022年）等三部專業(yè)著作。

唐青林律師的社會兼職職務(wù)包括：

最高人民法院訴訟服務(wù)中心訴訟服務(wù)志愿專家（2018-2023）（2023-2028）

北京大學(xué)國際知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員

中國知識產(chǎn)權(quán)研究會知識產(chǎn)權(quán)與科技金融專業(yè)委員會副主任

北京市律師協(xié)會第十一屆、第十二屆公司法專業(yè)委員會副主任

北京外國語大學(xué)法學(xué)院研究生導(dǎo)師

唐青林律師在知識產(chǎn)權(quán)（商業(yè)秘密）領(lǐng)域榮譽(yù)或獎(jiǎng)項(xiàng)：

（1）唐青林律師當(dāng)選2025年度LEGALBAND客戶首選：知識產(chǎn)權(quán)律師15強(qiáng)

（2）唐青林律師榮登IPR DAILY頒發(fā)的“中國50位50歲以下知識產(chǎn)權(quán)精英律師”榜單

（3）唐青林律師榮登2025GCP知識產(chǎn)權(quán)專家30強(qiáng)榜單

（4）唐青林律師代理案件入選2015年最高檢察院發(fā)布的“檢察機(jī)關(guān)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)十大典型案例

（5）唐青林律師團(tuán)隊(duì)代理案件入選最高法院公布的2023年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例

（6）唐青林律師榮獲2023年度GRCD中國合規(guī)大獎(jiǎng)"知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)年度律師

（7）唐青林律師榮登2024年度中國區(qū)LegalOne實(shí)力之星榜單知識產(chǎn)權(quán)(商業(yè)秘密）

（8）唐青林律師榮獲獲LegalOne Merits (典范)獎(jiǎng)

（9）唐青林律師代理案件入選2023年湖北知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)白皮書

（10）唐青林律師代理案件入選2023年湖北省知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大典型案例

唐青林律師在商業(yè)秘密法律實(shí)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)戰(zhàn)業(yè)績：

（1）經(jīng)辦的某商業(yè)秘密案件成功入選《最高法院2023年度中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例》；

（2）經(jīng)辦的某商業(yè)秘密案件成功入選《2015年最高檢察院發(fā)布的“檢察機(jī)關(guān)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)十大典型案例”》；

（3）經(jīng)辦的某商業(yè)秘密案件成功入選《2023年湖北知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)白皮書》；

（4）經(jīng)辦的某商業(yè)秘密案件成功入選《2023年湖北省知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)十大典型案例》；

（5）2024年代理的商業(yè)秘密民事案件（代理原告）被某省高級人民法院評為該省唯一一件判賠額最高的案件；

（6）經(jīng)辦的多起商業(yè)秘密民事案件獲得勝訴判決；

（7）經(jīng)辦的多起商業(yè)秘密案件成功爭取到法院2倍或3倍懲罰性賠償；

（8）經(jīng)辦的某商業(yè)秘密案件成功取得2億元賠償（超過此前判賠金額最高的香蘭素案件1.59億元）；

（9）代理的多起被告客戶侵犯商業(yè)秘密案件，成功爭取到法院判定不構(gòu)成侵權(quán)的勝訴結(jié)果；

（10）代理多起被告人/被告單位涉商業(yè)秘密犯罪刑事案件，取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果；

（11）協(xié)助多家企業(yè)客戶完成企業(yè)商業(yè)秘密保密體系建設(shè)。

主編聯(lián)系方式：

唐青林律師

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